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本期话题：
类案审理思路是资深法官对某一类案件办案思路的提炼和总结，可以帮助新接触此类案件的法官迅速掌握审理要点，亦可帮助有经验的法官“查漏补缺”，在整体上提升类案的办案质效。
侵害商标权纠纷是知产类纠纷的常见案由，但与知识产权中的著作权、专利权相比，商标权的权利边界更为不确定，加之反不正当竞争法仿冒条款亦可能涉及商标的保护问题，使侵害商标权纠纷案件的审理更具复杂性。
本期，我们邀请到上海法院“十佳青年”、上海知识产权法院知识产权综合审判二庭三级高级法官——凌宗亮，他在总结多年知产审判经验的基础上，分享了侵害商标权纠纷案件的基本审理思路，并结合典型案例详细分析了审理要点和注意事项，为我们审理此类案件提供了借鉴。
凌宗亮，法学博士，上海知识产权法院知识产权综合审判二庭三级高级法官。曾借调最高人民法院知识产权法庭工作。获评上海法院“十佳青年”等。承办的十余起案件入选《最高人民法院公报》、上海法院知识产权保护十大案件，在《知识产权》《》《电子知识产权》《人民法院报》等刊物公开发表各类调研文章100多篇。
总体上，审理侵害商标权纠纷案件可以按照如下思路进行：
1.审查原告是否有权提起诉讼；
2.审查纠纷是否属于人民法院主管和管辖的范围；
3.审查被诉侵权行为是否构成商标性使用，是否应当适用商标法调整；
4.判断被诉侵权产品是否属于正品；
5.如果被诉侵权产品属于正品，被诉使用行为是否超出合理必要的限度；
6.如果被诉侵权产品不属于正品，判断被诉侵权行为是否满足商标侵权的构成要件；
7.如果满足商标侵权的构成要件，被告提出的不构成侵权或者免赔抗辩是否成立；
8.确定被告应当承担的民事责任。
审查原告诉讼主体是否适格
有权提起侵害商标权诉讼的主体包括注册商标权人、未注册驰名商标权人以及被许可人三类。
（一）注册商标权人
注册商标权利人当然有权提起侵害商标权诉讼。实践中，需要注意商标权转让与移转、继承的区分。对于商标权转让，原则上受让人只能就受让后发生的侵权行为主张权利。如果受让人主张商标权受让之前的侵权行为，应当取得转让人的明确授权。而商标移转、继承情形的权利人可以主张移转、继承之前和之后的所有侵权行为。
（二）未注册驰名商标权人
对于未经注册的商标，使用人只有证明该商标达到驰名的程度，构成未注册驰名商标时，才有权提起诉讼。虽然相关司法解释只规定侵害未注册驰名商标的，行为人应当承担停止侵害的民事责任，实践中也有案件支持了未注册驰名商标权利人损害赔偿的诉讼请求。
法条链接：《中华人民共和国商标法》第十三条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条
在原告拉菲罗斯柴尔德酒庄诉被告上海保醇实业发展有限公司等侵害商标权纠纷案中，上海知识产权法院认定原告主张的“拉菲”属于未注册驰名商标，被告在酒瓶瓶贴背标上使用的“拉菲特”标识侵犯了原告未注册驰名商标“拉菲”的商标权利。应当承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等民事责任。1
（三）商标被许可人
商标权的使用许可包括独占许可、排他许可和普通许可三类。
实践中，相当多的案件是商标被许可人提起的诉讼，具体案件中应当根据不同的许可类型判断被许可人是否有权提起诉讼。同时，应当注意商标权人的诉权和被许可人诉权的关系，被许可人的诉权并非完全独立于商标权人的诉权，对于特定的侵权行为，诉权只有一个，也只能行使一次。商标被许可人享有诉权的基础仍然是商标注册人享有的商标权。如果商标权人已经就侵权行为起诉或者与被告达成和解，被许可人无权再次就该侵权行为起诉。
法条链接：《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条
在上诉人青岛五铢钱网络科技有限公司与被上诉人淮北金洁亮环保科技有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，上海知识产权法院经审理认为，涉案商标的商标权人纳利鑫公司已经针对2020年10月的公证取证向金洁亮公司提起诉讼，并于2021年3月23日达成和解。涉案的公证取证行为发生在2020年8月，属于上述和解协议的范围。五铢钱公司作为被许可人原则上不得就商标权人已经起诉并达成和解的事实再次提起诉讼。2
审查纠纷是否属于法院主管或管辖范围
一般情况下，侵害商标权纠纷作为民事纠纷均可以由人民法院审理，但存在例外，即两个注册商标之间的争议原则上应当由行政主管机关即国家知识产权局解决，人民法院不予处理。在具体审查时，应当注意判断被诉的注册商标使用行为是否属于规范使用。如果被告使用其注册商标时没有按照注册时核定的商品类别和样态规范使用，而是“超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标”，那么此时实际使用的已经并非注册商标，人民法院应当审理。当然，如果原告主张其注册商标属于驰名商标，即使被告的注册商标规范使用，也构成对其驰名商标的侵害，实践中也倾向于可以受理此类纠纷。
此外，侵害商标权纠纷的管辖还应当注意涉驰名商标的纠纷应当由中级以上人民法院管辖，基层法院无权审理涉驰名商标案件。当然，驰名商标的认定应当以侵权判断存在认定驰名商标的必要为前提，并非原告主张驰名商标就一概认定此类纠纷属于涉驰名商标的案件。
法条链接：《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条、《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条
判断被诉侵权行为是否属于商标法调整
（一）如何判断应适用商标法还是反不正当竞争法
商标也可能被用作商品名称、包装、装潢、企业名称等，因此，对于擅自使用商标等商业标识的行为，商标法和反不正当竞争法均可能予以调整。对于特定的被诉侵权行为，如何判断应适用商标法还是反不正当竞争法，实践中存在一定争议。从审理思路的角度，这实际上涉及原告请求权基础的确定问题。即原告起诉依据的是商标权请求权还是不正当竞争请求权，不同的请求权基础直接决定了后续的审理思路和侵权判断标准。
二者划分的边界即在于被控行为是否属于商标性使用。如果被控标志使用行为属于商标性使用，权利人应当优先选择适用商标法的规定；如果被诉标志使用行为不属于商标性使用，权利人才可以寻求反不正当竞争法一般条款的救济。这也可以解释为什么我国《商标法》及相关司法解释对于同样使用与商标相同或近似标志的行为，有的认定为侵害商标权行为，有的则认定为构成不正当竞争。
法条链接：《中华人民共和国反不正当竞争法》第六条
（二）如何判断是否属于商标性使用
法条链接：《中华人民共和国商标法》第五十八条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条
在原告康成投资（中国）有限公司与被告大润发投资有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，上海知识产权法院经审理认为，被告在企业名称中将“大润发”登记为字号并使用该企业名称的行为构成不正当竞争，由于被告在宣传过程中还故意将“大润发”突出使用，该行为构成侵害原告商标权的行为。3
图1：突出使用“大润发”属于商标性使用
其次，是否属于商标性使用也是域名中使用他人商标是适用商标法还是反不正当竞争法的判断标准。在域名中使用他人商标的行为可能构成商标侵权，也可能构成不正当竞争。如果被告注册的域名中含有与他人注册商标相同或近似的标志，而且实际使用该域名进行了相关商品或服务的宣传销售，此时域名中使用他人商标的行为构成“商标意义上的使用”，即将他人商标使用在域名中，并用于相关商品或服务的销售，应当适用商标法调整。
反之，虽然被告注册的域名包含了与他人注册商标相同或近似的标志，但被告并没有实际使用该域名进行商品经营，此时由于消费者无法将域名中的商标与具体的商品或服务关联起来，无法认定域名中使用商标的行为构成商标意义上的使用，不构成商标侵权。但如果被告的行为符合有关域名司法解释规定的条件，应认定为构成不正当竞争。
法条链接：《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条
在原告山东省青岛海信电子产业控股股份有限公司诉被告山东省青岛海信计算机科技发展有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，被告将原告享有“Hisense”商标注册了三个域名“”“”“”，其中一个域名作为公司产品销售的网站进行了实际使用，另外两个域名并未实际使用。山东省高级人民法院经审理认为，被告在电子商务中使用的一个域名构成侵犯商标权的行为，而未使用的另外两个域名则构成不正当竞争。4
（三）审查认为不构成商标性使用的处理
在具体案件的审理过程中，如果经初步审查认为被诉侵权行为可能不构成商标性使用行为，无法适用商标法的规定进行审理，应当向原告进行必要的释明，询问原告是坚持主张商标侵权，还是主张不正当竞争；在不构成商标侵权的情况下，是否主张被告的行为构成不正当竞争行为。特定的标志使用行为不属于商标性使用，虽然不构成商标侵权，但并不意味着行为人不承担任何民事责任。反不正当竞争法可以对其他容易导致消费者混淆误认的标志使用行为进行兜底的规范和调整。
在原告动视出版公司与被告华夏电影发行有限责任公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，法院认为，被告使用“使命召唤”作为电影名称并不构成对原告注册商标专用权的侵害。但是，“使命召唤”游戏名称符合反不正当竞争法知名商品的名称的保护条件。被告擅自将“使命召唤”作为电影名称使用，通过发布预告片、海报、微博等形式进行大量宣传，属于故意攀附原告游戏名称的知名度，并导致相关公众发生混淆误认，构成擅自使用知名商品特有名称的不正当竞争。5
判断被诉侵权行为所涉商品是否属于正品
被诉侵权行为所涉商品是否属于正品直接影响后续的侵权判断标准，故在审理具体案件时也应事先审查判断权利人主张的侵权行为涉及的产品是正品商品销售或者使用行为构成侵权，还是通常的假冒仿冒侵权纠纷。
在原告合正机械股份有限公司与被告上海瑞鹰机械设备有限公司侵害商标权纠纷案中，上海市普陀区人民法院认为，被告提交的涉案出货单、增值税专用发票、销售货物清单、证人证言可形成完整的证据链，证明被告向润洋发展公司购买被诉侵权产品，而润洋发展公司系原告的经销商。虽然原告主张被控侵权商品与权利商品之间在包装盒、出厂合格证标注上存在差异，但不同时期、不同批次的产品可能存在包装盒及其他细节部分的些微差异，这些差异不足以排除前述证据链的证明效力，不足以证明被控侵权商品构成侵权。6
涉案商品为正品时的侵权判断
如果被诉侵权行为涉及的商品为正品，判断被诉行为是否构成商标侵权时总体上可以依据两方面的标准进行认定。
一是涉案商品与权利人投放市场时是否发生了影响商品质量、性能、使用、包装等方面的变化，根据被诉侵权行为涉及的商品与权利人原初投放市场的商品是否具有同一性判断侵权行为是否成立。例如，在平行进口、正品分装、重新包装等情形中，都可以运用上述标准判断是否构成侵权。
二是如果涉案商品与权利人最初投放市场的商品并未发生变化，那么被诉行为是否构成侵权的判断标准在于被诉侵权人使用涉案商标是否超出合理必要的限度。此类纠纷主要集中于正品商品经销商在销售商品过程中使用权利人商标超出必要限度引发的纠纷，例如在商品店招、网店标题等大量突出使用权利人的商标，导致相关公众认为经销商是权利人的授权经销商或者与权利人存在授权代理关系。
涉案商品非为正品时的侵权判断
大多数侵害商标权纠纷中的涉案商品均为假冒仿冒的侵权商品，此时的侵权判断主要根据《商标法》第五十七条的规定，具体判断时，主要涉及三个方面的内容：
二是被诉侵权商品的类别是否与注册商标核定使用的商品构成相同或者类似。根据相关司法解释的规定，类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务，是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同，或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆。在认定商品或者服务是否类似时，应当以相关公众对商品或者服务的一般认识综合判断。商标注册依据的《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》可以作为判断类似商品或者服务的参考，但其并非商标侵权判断中确定商品相同或类似的绝对依据。
如果被诉侵权商品与注册商标核定使用的类别不相同或者不类似，但原告主张其注册商标构成驰名商标的，则涉及侵害驰名商标的判断，是否构成侵权主要从被诉行为是否容易误导公众，是否会破坏驰名商标的显著性、丑化驰名商标的美誉度等方面进行判断。
法条链接：《中华人民共和国商标法》第五十七条，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条、第十条、第十一条、第十二条
判断不构成侵权或者免赔抗辩是否成立
（一）权利滥用抗辩
申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。实践中，部分案件中原告主张的商标权涉嫌抢注被告或者他人在先使用的商标，注册成功后原告起诉他人构成商标侵权。此时，被告往往提出抗辩认为原告主张权利的商标构成抢注，行使权利的行为有违诚信。实践中一般称此类抗辩为权利滥用抗辩或者恶意抢注抗辩。
法条链接：《中华人民共和国商标法》第七条第一款
在原告王碎永诉被告深圳歌力思服饰股份有限公司等侵害商标权纠纷案中，最高人民法院再审认为，诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则，民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。被告拥有合法的在先权利基础，其使用方式和行为性质均具有正当性，原告以非善意取得的商标权对被告的正当使用行为提起的侵权之诉，构成权利滥用，由此，撤销一、二审判决，驳回原告的全部诉讼请求。9
（二）在先使用抗辩
判断在先使用抗辩是否成立主要从三个方面进行把握：
一是在先使用的时间。使用人应当在原告申请商标注册前已经实际使用。但如果原告在注册商标前也已经实际使用，在先使用人的使用是否必须先于原告实际使用注册商标的时间，实践中尚存争议。此时主要结合在先使用人的主观状态进行判断，即是否知道原告已经实际使用相关商标。
二是在先使用的效果。在先使用人的使用行为应当取得一定影响，即在使用人使用商标的地域范围内，相关公众已经对该商标建立了一定的认知，在该商标与在先使用人之间形成了较为稳定的心理关联。
三是在先使用的范围。在先使用人只能在原有范围内使用，超出原有范围仍可能构成侵权。实践中对于如何界定“原有范围”存在较大争议。通常来说，原有范围的界定应主要针对生产或者提供服务的地理范围，而不应包括生产规模、产量的扩大或者销售范围的扩大。
在原告蒋玉友与被告南京夫子庙饮食有限公司等侵害商标权纠纷案中，被告在贡院12号及升州路30号两地店铺均使用涉案商标，江苏省高级人民法院认为，被告只能在原址即贡院12号继续使用“蒋有记”商标。对于在升州路30号的使用行为，因超出了原有的经营区域，不符合先用权抗辩的条件，构成侵害商标权行为。10
法条链接：《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款
（三）商标未使用不赔偿抗辩
法条链接：《中华人民共和国商标法》第六十四条第一款
（四）正当使用抗辩
法条链接：《中华人民共和国商标法》第五十九条
原告商标
被控标识
图2
法条链接：《中华人民共和国商标法》第六十四条第二款
确定被告应当承担的民事责任
在被告构成侵权的情况下，虽然《商标法》并无关于民事责任的明确规定，但根据《民法典》的相关规定，侵权人应当根据案件情况承担停止侵权、消除影响、赔偿损失等民事责任。
（一）停止侵权
侵害商标权纠纷一般为持续性侵权行为，在无明确证据证明侵权行为确已停止的情况下，对于权利人主张停止侵权的诉讼请求，通常均应予以支持。当前司法实践中大量发生的涉电商平台商标侵权纠纷中，由于电商平台大多对侵权链接采取了删除、下架等措施，故侵权行为已经停止，可以不再判令被告承担停止侵权的民事责任。实践中，权利人通常还会主张被告销毁侵权产品，对此，如果原告能够举证证明被告确实仍存在库存侵权产品，而被诉侵权产品上的商标又无法通过撤换等方式消除的情况下，可以支持原告的相关主张。
（二）消除影响
由于注册商标往往与权利人的商誉息息相关，侵害商标权的行为通常亦会对权利人的商誉造成不良影响，在原告提供证据证明侵权行为可能对原告造成不良影响的情况下，对于原告主张被告承担消除影响民事责任的诉请，通常也可以予以支持。消除影响的范围应当与侵权行为造成的不良后果相当。
（三）赔偿损失
侵害商标权的损害赔偿责任可以根据权利人的损失、侵权人的获利以及许可使用费三种方式确定。如果上述三种方式均缺乏证据证明，权利人可以请求法院适用法定赔偿，由人民法院根据案件具体情况酌情确定损害赔偿。法定赔偿的最低限额或者最高限额均不是绝对的，在有证据证明损失或者获利明显低于或者高于限额时，人民法院也可以超出限额酌情确定被告应当承担的损害赔偿责任。
对于恶意侵犯商标专用权，情节严重的，权利人还可以请求被告承担惩罚性赔偿。惩罚性赔偿不同于法定赔偿，其计算的基数是权利人的损失、侵权人的获利或者许可使用费，而且要求被告必须满足主观故意和客观情节严重的条件。在具体认定惩罚性赔偿基数时，可以适度放宽相关的证明标准，并不要求绝对的精确。此外，如果确无证据证明惩罚性赔偿的基数，但被告实施侵权行为的主客方面较为严重的，可以在适用法定赔偿时适度增加损害赔偿的数额，达到惩罚侵权的目的。
法条链接：《中华人民共和国商标法》第六十三条
注释
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1.参见上海知识产权法院（2015）沪知民初字第518号民事判决书。
2.参见上海知识产权法院（2022）沪73民终135号民事判决书。
3.参见上海知识产权法院（2015）沪知民初字第731号民事判决书。
4.参见山东省高级人民法院（2007）鲁民三终字第105号民事判决书。
5.参见上海市浦东新区人民法院（2016）沪0115民初29964号民事判决书。
6.参见上海市普陀区人民法院（2020）沪0107民初3214号民事判决书。
7.参见上海知识产权法院（2021）沪73民终406号民事判决书。
8.参见上海知识产权法院（2017）沪73民终23号民事判决书。
9.参见最高人民法院（2014）民提字第24号民事判决书。
10.参见江苏省高级人民法院（2013）苏知民终字第37号民事判决书。
11.参见上海知识产权法院（2018）沪73民终289号民事判决书。
12.参见上海市徐汇区人民法院（2015）徐民三(知)初字第727号民事判决书。
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作者/制图：凌宗亮
责任编辑|孟文娟
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